Markenschutz in der Schweiz über die WIPO

Markenschutz in der Schweiz über die WIPO

Sie verfügen bereits über eine deutsche Marke oder Unionsmarke und möchten Ihren Markenschutz auf die Schweiz ausdehnen? Über das Madrider System der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) können Sie für Ihre bestehende Marke Schutz in der Schweiz beantragen. 

Die internationale Registrierung bietet sich insbesondere an, wenn eine Marke bereits beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) oder beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) angemeldet oder eingetragen ist. Neben der Schweiz können über dasselbe Verfahren auch weitere Mitgliedstaaten des Madrider Systems benannt werden.

Als Rechtsanwältin für Markenrecht begleite ich Sie bei der internationalen Registrierung Ihrer Marke – von der Prüfung der Voraussetzungen über die Zusammenstellung der Waren und Dienstleistungen bis zur Einreichung und Begleitung des Verfahrens.

Das Madrider System ermöglicht es, den Schutz einer bestehenden nationalen oder regionalen Markenanmeldung auf weitere Vertragsparteien auszudehnen. Grundlage der internationalen Registrierung ist eine sogenannte Basismarke.

Als Basismarke kommen insbesondere in Betracht:

• eine beim DPMA angemeldete oder eingetragene deutsche Marke oder
• eine beim EUIPO angemeldete oder eingetragene Unionsmarke.

Die Schweiz ist Mitglied des Madrider Systems und kann deshalb im Rahmen der internationalen Anmeldung als gewünschtes Schutzland benannt werden.

Nach erfolgreichem Abschluss des Verfahrens besitzt die internationale Registrierung in der Schweiz grundsätzlich dieselbe Schutzwirkung wie eine unmittelbar beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) eingetragene nationale Marke.

ur Markenanmeldung in der Schweiz!

Für eine internationale Registrierung muss zunächst eine Markenanmeldung oder Markeneintragung beim zuständigen Ursprungsamt bestehen. 

Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der internationalen Anmeldung darf nicht über das Verzeichnis der Basismarke hinausgehen. Es kann für die internationale Registrierung zwar eingeschränkt, aber nicht um zusätzliche Waren oder Dienstleistungen erweitert werden.

Welches Amt als Ursprungsamt zuständig ist, richtet sich insbesondere nach dem Sitz, Wohnsitz, der Staatsangehörigkeit oder einer tatsächlichen gewerblichen Niederlassung des Markeninhabers:

• Bei einer deutschen Basismarke wird der Antrag regelmäßig über das DPMA eingereicht.
• Bei einer Unionsmarke als Basismarke erfolgt die Einreichung regelmäßig über das EUIPO.

Vor der Anmeldung ist zu prüfen, ob die formellen Voraussetzungen erfüllt sind und ob die Basismarke den gewünschten Schutzumfang für die Schweiz vollständig abdeckt.

1. Prüfung der Basismarke

Zunächst prüfe ich, ob die vorhandene deutsche Marke oder Unionsmarke als Grundlage für die internationale Registrierung dienen werden kann. Selbstverständlich kann ich für Sie auch zunächst eine deutsche Marke oder Unionsmarke anmelden. 

Dabei ist insbesondere zu klären:

• Wer ist als Markeninhaber eingetragen?
• Stimmen das gewünschte Zeichen und die Basismarke überein?
• Sind alle benötigten Waren und Dienstleistungen von der Basismarke erfasst?
• Soll ausschließlich die Schweiz oder sollen weitere Vertragsparteien benannt werden?

2. Erstellung der internationalen Anmeldung

Anschließend wird die internationale Anmeldung vorbereitet. Darin werden unter anderem die Basismarke, der Markeninhaber, das Zeichen, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sowie die gewünschten Schutzländer angegeben.

Für den Schutz in der Schweiz wird die Schweiz ausdrücklich als Vertragspartei benannt.

3. Einreichung beim DPMA oder EUIPO

Die internationale Anmeldung wird nicht unmittelbar beim Schweizer IGE eingereicht. Sie wird zunächst beim zuständigen Ursprungsamt, beispielsweise dem DPMA oder dem EUIPO, eingereicht.

Das Ursprungsamt prüft insbesondere, ob die Angaben der internationalen Anmeldung mit der Basismarke übereinstimmen. Anschließend wird der Antrag an die WIPO weitergeleitet.

4. Prüfung und Registrierung durch die WIPO

Die WIPO nimmt eine formelle Prüfung der internationalen Anmeldung vor. Werden die Anforderungen erfüllt, trägt sie die Marke in das internationale Register ein und veröffentlicht die Registrierung in der WIPO Gazette of International Marks.

Die internationale Registrierung bedeutet allerdings noch nicht automatisch, dass die Marke in jedem benannten Staat endgültig geschützt ist. Die zuständigen Markenämter der benannten Vertragsparteien dürfen die Schutzfähigkeit nach ihrem jeweiligen nationalen Recht prüfen.

5. Prüfung durch das Schweizer IGE

Nach der internationalen Registrierung wird die Benennung der Schweiz an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum übermittelt.

Das IGE prüft insbesondere, ob nach schweizerischem Markenrecht absolute Ausschlussgründe bestehen. Probleme können beispielsweise auftreten, wenn das Zeichen

• keine ausreichende Unterscheidungskraft besitzt,
• die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen unmittelbar beschreibt,
• täuschend ist,
• gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt oder
• unzulässige öffentliche Zeichen oder Herkunftsangaben enthält.

Hat das IGE Einwände, kann es eine vorläufige Schutzverweigerung aussprechen. In diesem Fall besteht innerhalb der gesetzten Frist Gelegenheit, zu den Beanstandungen Stellung zu nehmen oder das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis anzupassen.

Für ein Verfahren unmittelbar vor dem IGE kann die Benennung eines Zustellungsdomizils oder eines Vertreters in der Schweiz erforderlich werden.

6. Schutzwirkung in der Schweiz

Erhebt das IGE keine Beanstandungen oder können bestehende Beanstandungen ausgeräumt werden, erhält die internationale Registrierung Schutzwirkung für die Schweiz.

Der Markeninhaber kann sich dann in der Schweiz grundsätzlich in gleicher Weise auf seine Marke berufen wie der Inhaber einer unmittelbar beim IGE eingetragenen nationalen Schweizer Marke. 

Eine internationale Registrierung bleibt während der ersten fünf Jahre von ihrer Basismarke abhängig.

Wird die deutsche Marke oder Unionsmarke innerhalb dieses Zeitraums ganz oder teilweise zurückgewiesen, gelöscht, für verfallen oder nichtig erklärt oder im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingeschränkt, kann dies entsprechende Auswirkungen auf die internationale Registrierung haben.

Nach Ablauf der fünfjährigen Abhängigkeitsfrist wird die internationale Registrierung grundsätzlich von der Basismarke unabhängig.

Dieses Risiko sollte insbesondere dann berücksichtigt werden, wenn gegen die Basismarke bereits ein Widerspruchs-, Löschungs- oder Nichtigkeitsverfahren anhängig ist oder ihre Eintragung noch nicht endgültig feststeht.

Die amtlichen Gebühren einer internationalen Registrierung setzen sich aus mehreren Bestandteilen zusammen.

Gebühr des Ursprungsamts

Für die Prüfung und Weiterleitung der internationalen Anmeldung fallen derzeit folgende Gebühren an:

• 180 EUR beim DPMA bei Verwendung einer deutschen Basismarke,
• 300 EUR beim EUIPO bei Verwendung einer Unionsmarke als Basismarke.

WIPO-Grundgebühr

Die WIPO erhebt derzeit eine Grundgebühr von:

• 653 CHF für eine Marke ohne farbige Darstellung,
• 903 CHF für eine Marke mit farbiger Darstellung.

Gebühr für die Benennung der Schweiz

Für die Schutzerstreckung auf die Schweiz verlangt die WIPO derzeit:

• 400 CHF für bis zu drei Nizzaklassen,
• 50 CHF für jede weitere Klasse ab der vierten.

Diese Schweizer Individualgebühr wird zusammen mit den übrigen Gebühren an die WIPO gezahlt. Es handelt sich nicht um eine zusätzliche, unmittelbar an das IGE zu zahlende Anmeldegebühr.

Werden neben der Schweiz weitere Vertragsparteien benannt, kommen deren jeweiligen Gebühren hinzu. Die genaue Gebührenhöhe sollte deshalb für jede internationale Anmeldung individuell mit dem Gebührenrechner der WIPO ermittelt werden

Marken werden nicht uneingeschränkt für sämtliche denkbaren Produkte und Tätigkeiten geschützt. Bei der Anmeldung muss festgelegt werden, für welche Waren und Dienstleistungen der Markenschutz gelten soll.

Die internationale Nizza-Klassifikation unterteilt Waren und Dienstleistungen in insgesamt 45 Klassen. Entscheidend ist jedoch nicht allein die Klassennummer. Die einzelnen Waren und Dienstleistungen müssen im Verzeichnis konkret und rechtlich zutreffend bezeichnet werden.

Das Verzeichnis der internationalen Registrierung darf nicht weiter gefasst sein als das Verzeichnis der Basismarke. Eine nachträgliche Erweiterung ist nicht möglich. Deshalb sollte bereits vor der Anmeldung genau geprüft werden, welche Produkte und Leistungen gegenwärtig und zukünftig unter der Marke angeboten werden sollen.

Die internationale Registrierung gilt zunächst für zehn Jahre und kann anschließend beliebig oft um jeweils weitere zehn Jahre verlängert werden.

Die Verlängerung erfolgt zentral über die WIPO. Für die Verlängerung fallen eine WIPO-Grundgebühr sowie die jeweiligen Gebühren der benannten Vertragsparteien an.

Für die Verlängerung des Schutzes in der Schweiz beträgt die Schweizer Individualgebühr derzeit 500 CHF. Sind weitere Staaten in der internationalen Registrierung enthalten, kommen deren jeweilige Verlängerungsgebühren hinzu.

Auch eine international registrierte Marke mit Schutzwirkung für die Schweiz muss dort rechtserhaltend benutzt werden.

Nach Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist kann sich der Markeninhaber grundsätzlich nicht mehr auf sein Markenrecht berufen, wenn die Marke für die geschützten Waren und Dienstleistungen in der Schweiz nicht ernsthaft benutzt wurde und keine wichtigen Gründe für den Nichtgebrauch bestehen.

Die Benutzungsschonfrist beginnt nach unbenutztem Ablauf der schweizerischen Widerspruchsfrist beziehungsweise nach Abschluss eines Widerspruchsverfahrens.

Markeninhaber sollten die Benutzung ihrer Marke in der Schweiz fortlaufend dokumentieren. Als Nachweise kommen beispielsweise Rechnungen, Lieferunterlagen, Produktverpackungen, Kataloge, Werbeanzeigen, Screenshots und Unterlagen über den Vertrieb in Betracht.

Ich unterstütze Sie insbesondere bei

• der Prüfung Ihrer deutschen Marke oder Unionsmarke als Basismarke,
• der Auswahl der zu benennenden Vertragsparteien,
• der Prüfung der Schutzfähigkeit in der Schweiz,
• der Kollisionsrecherche für den Schweizer Markt,
• der Erstellung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses,
• der Einreichung der internationalen Anmeldung über das DPMA oder EUIPO,
• der Begleitung des Verfahrens vor der WIPO und
• der Bearbeitung von Beanstandungen und vorläufigen Schutzverweigerungen.

Im Rahmen einer Erstberatung klären wir, ob die internationale Registrierung für Ihr Vorhaben geeignet ist, welcher Schutzumfang benötigt wird und mit welchen amtlichen Gebühren und Anwaltskosten zu rechnen ist.

Nehmen Sie gerne Kontakt auf, wenn Sie den Schutz Ihrer deutschen Marke oder Unionsmarke über die WIPO auf die Schweiz erstrecken möchten.